【理恆法訊】收到商標核駁理由先行通知,就一定無法獲准註冊嗎?律師教你怎麼處理

 

常見到很多商標申請人自己提交申請後,就認為一定能順利獲准註冊,但有時候總會收到智慧財產局發下的「核駁理由先行通知」,不少申請人就因此認為商標被拒絕註冊而未處理,但實際上,收到商標核駁理由先行通知還是有很高機會獲准註冊的,下文就為各位申請人說明。

核駁理由先行通知駁回註冊

所謂核駁理由先行通知是指在商標申請程序中,商標申請案件有不符合程序規範或有可能不符合註冊要件的情況,審查委員會發函請申請人予以補正或陳述意見,白話來說,就是商標審查委員認為商標申請案有不符合程序規定,或者申請人商標依法律可能不適宜取得商標註冊,但在正式駁回註冊前,發下先行通知書給申請人有陳述意見的機會,如果陳述的意見或補正的內容無法說服審查委員的話,審查委員才會正式發下駁回註冊通知。

為什麼會收到核駁理由先行通知?

申請人收到核駁理由先行通知,可能的原因有以下兩種:

🅰️程序問題。

例如申請人未附代理人委任書、商標圖樣模糊不清、商品或服務名稱修正等等,此種狀況都是一些小問題,申請人只要依照智財局來函要求補正的資料後,通常都可以通過審查。

🅱實體問題。此類型的態樣較多且複雜,但最常見的就是以下兩種情況:

1.商標不具識別性。

所謂「不具識別性」的意思,是申請商標讓消費者容易把商標當成對商品或服務的說明或描述,簡單來說就是消費者無法看出這是一個商標或識別出這個商標品牌和其他品牌的不同之處,舉簡單的例子:將「蘋果」作為販賣水果的商標使用,會使消費者認為這是在描述賣的商品是蘋果,而且所有賣水果的商家也都會賣蘋果,所以消費者不會把「蘋果」商標當成跟其他品牌的區別。

2.與在先註冊的商標構成近似。

簡單來說就是申請商標跟別人已經提交申請或獲准註冊的商標長得很像,讓消費者有可能搞混兩個品牌。

收到核駁理由先行通知該怎麼辦?

收到智慧財產局所發的核駁理由先行通知書時,不要隨意放棄答辯,因為此時商標申請還沒有被正式駁回,若在時限內依照通知書內容做出補正或陳述意見說服商標審查員,仍然有機會可以註冊成功。我們建議可以從以下幾個方向著手進行答辯。

1.如為程序事項一定要答辯。

核駁先行通知如為程序事項,例如申請人未附代理人委任書、商標圖樣模糊不清、商品或服務名稱修正,強烈建議一定要答辯,因為只要答辯合宜,原則上就會通過審查進而獲准註冊。

2.如果是商標不具識別性的事由,需要舉出使用事證進行答辯。

如果是商標不具識別性的事由,需要舉出事證說服審查委員為何申請商標具有識別性,通常而言,除了需要說明申請商標並非商品材質或服務內容之外,另外也需要提供申請商標的使用事證,使用事證提供的越充足,就越有機會說服審委並進而取得註冊。

筆者曾經為日本耳機品牌客戶辦理過答辯,申請商標是元素符號,智財局審查委員認為是元素符號指定使用在耳機,會讓消費者認為耳機是用該元素符號的材質製成的,提出了很多使用證據,以及該元素符號的材質應用等相關說明,歷經了兩次答辯,最終幫客戶爭取到商標註冊。

3.如果是商標構成近似的事由,應說明不會造成消費者混淆誤認。

如果是商標構成近似的事由,答辯策略上則會著重於提出事證說明消費者根本不可能混淆申請商標與在先商標。

筆者曾經辦理過一件答辯,申請商標是「」、審查委員發下的核駁理由先行通知認為跟在先註冊商標「FP1」構成近似,兩者都具有「FP」文字,且指定在相同及類似商品,筆者協助在答辯理由中說明兩者商標圖樣不構成近似、及實際使用的商品也有差異的情況下,不會造成消費者混淆,最後為客戶爭取到獲准商標註冊。

 

從本文上述說明可以知道,即使收到核駁理由先行通知也不要輕易放棄,都是有機會爭取註冊的,尤其是申請人已經開始使用商標的情況,更是不要輕易放棄,才能有效維護自己的商標品牌權益。

溫馨提醒

以上的建議提供給各位參考。當然用口頭講解答辯策略比較容易,但實際上答辯內容及力度,還是需要長期累積的相關經驗才有辦法給出最符合個案的意見,每個案件都有差異之處,會因申請商標圖樣的不同、申請人是否已使用商標、商標使用的廣泛程度而有差異,很難一體適用。

因此,如果您收到商標核駁理由先行通知時,請務必要諮詢專業的商標代理人或律師才可以有效率的幫助您爭取商標註冊。本所律師辦理過好幾百件商標核駁理由先行通知的答辯,如有商標申請需求或商標核駁理由先行通知的問題,歡迎來信attorneys@liheng.com.tw詢問不用收諮詢費唷!!),將有專門律師協助您。

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